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Brevetto unitario – a cura di Modiano & Partners

Per la tutela di un’invenzione in ambito europeo è da anni in vigore la Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE), siglata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973.

Attualmente gli Stati membri della CBE sono: Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Islanda, Liechtenstein, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Repubblica di Macedonia, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria.

La tutela derivante da un brevetto europeo può essere estesa anche ai seguenti Paesi che non fanno parte della convenzione europea: Bosnia-Erzegovina, Marocco, Moldavia, Tunisia e Cambogia.

Mappa Stati membri Convenzione sul Brevetto Europeo

La procedura regolamentata dalla CBE prevede sostanzialmente il deposito di un’unica domanda di brevetto europeo presso l’Ufficio Europeo Brevetti (UEB) che gestisce in modo centralizzato un unico iter di ricerca d’anteriorità, esame di merito ed (eventuale) concessione.

A seguito della concessione, un brevetto europeo deve essere nazionalizzato nei Paesi designati di interesse al fine di ottenere nei rispettivi territori un diritto di esclusiva equivalente a quello che deriverebbe da un brevetto nazionale ottenuto direttamente negli stessi Stati, dando vita ad un fascio di brevetti nazionali concessi.

I vantaggi di questa procedura centralizzata presso l’UEB sono, principalmente, una notevole riduzione dei costi (rispetto al deposito di parallele domande di brevetto nazionale in diversi Paesi europei con relative procedure di esame/concessione) e la possibilità di ottenere un’unica formulazione del brevetto europeo concesso e di conseguenza un ambito di protezione uniforme nei Paesi in cui lo stesso viene nazionalizzato (diversamente ogni Ufficio brevetti nazionale potrebbe ritenere concedibile una differente versione delle rivendicazioni).

La durata legale massima di un brevetto europeo, ovvero delle componenti nazionali del brevetto europeo, è di 20 anni dalla data di deposito. Dal terzo anno fino alla concessione è previsto il versamento di tasse annuali di mantenimento in vita direttamente all’UEB, mentre a seguito della concessione il mantenimento in vita deve essere gestito per le singole componenti nazionali presso i rispettivi Uffici Brevetti di competenza (potendo scegliere liberamente di anno in anno in quali Paesi mantenere in vigore i diritti e se/dove abbandonarli).

Finora le azioni di merito per contraffazione o nullità aventi ad oggetto una componente nazionale di un brevetto europeo sono state di competenza del tribunale nazionale di riferimento territoriale.

Dal 1° giugno 2023 entra in vigore l’Accordo su un Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) a cui ad oggi hanno aderito 17 dei 27 Paesi UE.

                                                     

Mappa 27 Stati UE                                                                     Mappa 17 Stati UE aderenti Accordo TUB

Dal 1° giugno 2023, nei Paesi UE che hanno aderito all’Accordo TUB sarà quindi possibile nazionalizzare un brevetto europeo concesso come brevetto unitario (UP), cioè come un unico diritto che prevede una gestione (ad esempio in caso di cessione) e un mantenimento in vita unificato (sempre fino ad un massimo di 20 anni dalla data di deposito della corrispondente domanda di brevetto europeo).

Nel tempo ci saranno diverse “generazioni” di brevetti unitari aventi una diversa copertura territoriale in relazione al numero di Paesi aderenti all’Accordo TUB alla corrispondente data di deposito. La copertura territoriale dei brevetti unitari già in essere non verrà estesa ai nuovi Paesi che via via aderiranno all’Accordo TUB.

Il brevetto unitario ricadrà sotto la giurisdizione esclusiva del nuovo TUB, competente sia per questioni di nullità che di contraffazione.

Questo significa che il titolare di un brevetto unitario potrà agire per contraffazione contro un concorrente che opera una condotta illecita in uno o più Paesi coperti da tale brevetto unitario attraverso un’unica causa presso il TUB, la cui decisione si applicherà automaticamente a tutti i Paesi membri ( vantaggio!), ma anche che un concorrente potrà avviare un’unica causa di nullità del brevetto unitario presso il TUB ed anche in questo caso la decisione del TUB si applicherà automaticamente a tutti i Paesi membri (possibile rischio!).

Limitatamente ai Paesi UE aderenti al sistema unitario, il TUB avrà giurisdizione esclusiva anche sui brevetti europei concessi prima del 1° giugno 2023 e per le domande pubblicate e pendenti a quella data, a meno che il titolare non ne chieda esplicitamente l’esclusione dalla giurisdizione del TUB (cosiddetta richiesta di “opt-out”).

I brevetti unitari, invece, non potranno essere sottratti alla giurisdizione del TUB.

Nella pratica cosa deve fare il titolare di una domanda di brevetto europeo o di un brevetto europeo?

  • per le domande di brevetto europeo in concessione dal 1°giugno 2023: per i Paesi UE aderenti all’Accordo TUB valutare con attenzione se nazionalizzare il brevetto per via nazionale nei singoli Paesi di interesse o come brevetto unitario (efficace in tutti i Paesi UE aderenti all’Accordo TUB). In tutti gli altri Paesi designati, invece, continuerà ad essere possibile solo la nazionalizzazione nei singoli Paesi di interesse.

Ad esempio, dal 1° giugno 2023 se il titolare di una domanda di brevetto europeo in concessione è interessato ad ottenere la protezione in Italia (IT), Germania (DE), Francia (FR), Spagna (ES), Irlanda (IE), Gran Bretagna (GB), Svizzera (CH) e Turchia (TR), considerando che:

  • IT, DE e FR sono Paesi UE aderenti all’Accordo TUB
  • ES e IE sono Paesi UE che non hanno aderito all’Accordo TUB
  • GB, CH e TR non sono Paesi UE

può alternativamente procedere nei seguenti modi:

opzione 1) nazionalizzazione come brevetto unitario (che comprende IT, DE e FR) e singole nazionalizzazioni negli altri Paesi, ovvero

opzione 2) singole nazionalizzazioni in tutti i Paesi designati di interesse.

  • per le domande di brevetto europeo pubblicate e ancora pendenti alla data del 1° giugno 2023: valutare se chiedere l’opt-out al fine di sottrarle alla competenza del TUB.
  • per i brevetti europei concessi prima del 1° giugno 2023: valutare se chiedere l’opt-out al fine di sottrarli alla competenza del TUB.